编者按
在全球化产业链日益紧密的今天,医药、半导体等高科技产业的生产工序往往跨越多个国家。当一项韩国专利的技术特征被分割实施——即在韩国国内生产关键中间体,随后出口至国外完成最终产品的组装或生产,这种”跨国分工”是否能够规避韩国专利权的效力?韩国大法院在2025年5月15日宣判的”多价肺炎球菌疫苗案”(대법원 2025다202970)中,对专利权属地主义、构成要件完备原则以及”研究/试验目的实施”的豁免范围作出了具有深远影响的裁判。本文将深度解析该案的法理逻辑,为跨国企业在韩进行生产布局和专利风险防范提供实务指引。
一、案情概要与争议焦点
(一)案情背景
原告是”多价肺炎球菌多糖-蛋白结合物组合物”专利的特许权人,其授权的独占实施权人在韩国获得了13价肺炎球菌结合疫苗的品目许可。被告同样开发了13价肺炎球菌结合疫苗并获得品目许可,随后与俄罗斯制药公司A签订了许可及供应合同。根据该合同,被告在韩国国内生产了用于制造被告许可疫苗的13种肺炎球菌血清型的”多糖-蛋白结合物原液”(中间体),并将其提供给俄罗斯公司A,由A公司在俄罗斯完成最终疫苗的生产。
此外,被告为了在俄罗斯进行确认最终疫苗有效性和安全性的临床试验,在韩国国内生产了与被告许可疫苗成分相同的”完成品疫苗”,并提供给俄罗斯A公司用于临床试验。
本案历经一审、二审,最终由大法院作出裁决。一审法院认定被告的部分行为构成侵权,但二审改判,大法院最终维持二审判决,从多个维度对专利权的效力边界进行了系统性阐释。
(二)核心争议焦点
本案历经一审、二审,最终由大法院作出裁决,其核心争议焦点主要集中在以下三个方面:
- 直接侵权争议:被告在韩国国内仅生产”13种单独结合物原液”(中间体)并出口的行为,是否构成对原告专利的直接侵权?
- 间接侵权争议:该中间体生产并出口的行为,是否构成韩国专利法规定的间接侵权?
- 试验豁免争议:被告在国内生产”完成品疫苗”提供给外国公司用于海外临床试验,是否适用韩国专利法关于”为研究或试验目的实施”的侵权豁免规定?
二、跨国分割实施与直接侵权的认定边界
(一)专利权属地主义与构成要件完备原则
韩国大法院在判决中重申了专利法领域的两大基石原则:
第一,属地主义原则(속지주의 원칙):韩国专利权的效力仅及于大韩民国领域内。专利技术的国内实施,如果不涉及在韩国境内的完整技术方案重现,原则上不构成对韩国专利权的侵犯。这一原则意味着,即使某项专利技术在全球范围内受到多国保护,各国专利权之间彼此独立,互不干涉。
第二,构成要件完备原则(구성요소 완비의 원칙,All Elements Rule):判断被控侵权物是否落入专利权保护范围,必须是被控侵权物具备了专利权利要求中记载的所有构成要件及其有机结合关系。如果缺少任何一个构成要件,原则上不构成直接侵权。这一原则与中国专利法中的”全面覆盖原则”在逻辑上高度一致,是现代专利侵权判定的国际通行标准。
(二)”国内生产”的扩张解释及严格限制
在此前的大法院判例(대법원 2019다222782, 222799)中,法院曾确立了一项例外规则:如果专利发明的构成要件中,部分要件虽然在国外具备,但在国内进行的加工、组装等行为已经构成了该专利发明的实质性实施,且国内行为对专利发明的技术特征和经济价值起到了决定性作用,那么可以将该国内行为视为韩国专利法意义上的”生产”。
然而,在本案中,大法院对这一扩张解释进行了严格限制。法院认为,被告在韩国国内生产的仅仅是”13种单独结合物原液”(中间体),而原告专利保护的是最终的”多价肺炎球菌多糖-蛋白结合物组合物”(完成品)。在国外将原液制造成最终组合物的最后阶段工艺,不能被视为”极其微小或简单(극히 사소하거나 간단하다고 볼 수 없음)”的工序。因此,不能将国内生产中间体的行为等同于在国内生产了专利完成品,不构成直接侵权。
这一判断标准的核心在于:国外完成的工序是否”实质性地”构成了专利发明的技术特征。如果国外工序仅仅是简单的包装、贴标或极其微小的最终加工,则可能被认定为在国内已完成了专利的实质性实施;但如果国外工序本身是复杂的、具有技术含量的关键步骤,则不能将国内的中间体生产视为专利的完整实施。
三、中间体出口与间接侵权的构成要件
(一)间接侵权的法律要件
韩国《特许法》第127条规定了间接侵权制度,旨在对直接侵权的预备行为进行规制。对于产品专利,如果生产、转让、租赁或进口”仅用于生产该产品之物(그 물건의 생산에만 사용하는 물건)”,则视为侵权。间接侵权制度的立法目的在于,防止侵权者通过将侵权行为分解为多个”单独合法”的步骤来规避专利权的保护。
(二)本案中间接侵权的否定
大法院援引了此前的判例(대법원 2014다42110)指出,间接侵权的成立,不仅要求该专用品在韩国国内被生产、转让,还隐含着一个前提:该专用品的最终去向必须是用于在韩国国内实施(生产)该专利发明。如果专用品被出口到国外,且最终产品的生产在国外完成,由于国外的生产行为不受韩国专利法管辖(不构成韩国国内的直接侵权),那么为国外合法生产提供专用品的国内行为,自然也不构成间接侵权。
本案中,被告在国内生产的原液全部出口至俄罗斯,用于在俄罗斯生产最终疫苗。因此,该行为不构成间接侵权。大法院的这一判断,实际上将间接侵权的保护范围严格限定在”为国内直接侵权行为提供专用品”的场景,而不延伸至”为国外合法生产提供原料”的场景。
(三)间接侵权制度的比较法视角
值得注意的是,韩国大法院的这一立场与美国联邦巡回上诉法院(CAFC)的部分判例存在差异。在美国法下,”诱导侵权(Induced Infringement)”的认定有时可以突破属地主义的限制。相比之下,韩国法院采取了更为保守的立场,严格坚守属地主义原则。这对于在韩美两国同时布局专利的企业而言,意味着需要在两个司法体系下分别进行风险评估,不能简单地将美国的侵权判断标准套用到韩国。
四、海外临床试验与”研究/试验目的”豁免
(一)《特许法》第96条第1款第1项的解释
韩国《特许法》第96条第1款第1项规定,专利权的效力不及于”为研究或试验目的实施专利发明”的行为。本案中,被告在国内生产了”完成品疫苗”,这在客观上已经落入了原告专利的权利要求范围,构成了实施。但被告主张该生产是为了提供给俄罗斯A公司进行临床试验,应适用豁免规定。
该豁免条款的立法目的在于,鼓励科学研究和技术进步,防止专利权被用来阻碍学术研究和新药开发。然而,如何界定”研究或试验目的”的边界,历来是各国专利法中争议最大的问题之一。
(二)大法院的突破性认定
一审法院曾认为,如果进行临床试验的主体(俄罗斯A公司)仅仅是为了自身的利益,则不适用该豁免条款。但大法院支持了二审的改判,确立了以下重要规则:
- 不限制试验利益的归属主体:只要客观上是为了确认发明的有效性、安全性或进行改进而进行的试验,无论试验利益最终归属于国内企业还是外国企业,均可适用豁免。
- 不限制品目许可的地域:为了在外国获得医药品品目许可而进行的临床试验,同样属于”研究或试验目的”的范畴。
- 国内生产行为受保护:即使临床试验在国外进行,但为了提供试验用样品而在韩国国内生产该样品的行为,同样适用该豁免条款。
大法院的这一突破性认定,为韩国医药企业开展国际化研发提供了更为宽松的法律环境。企业可以在韩国国内生产临床试验样品,提供给海外合作伙伴用于在多个国家同步推进临床试验,而无需担忧触犯韩国专利权。
五、三大争议焦点的裁判结论对比
| 争议焦点 | 一审结论 | 二审结论 | 大法院结论 |
|---|---|---|---|
| 国内生产中间体并出口——直接侵权? | 构成侵权 | 不构成侵权 | 维持二审:不构成侵权 |
| 国内生产中间体并出口——间接侵权? | 构成侵权 | 不构成侵权 | 维持二审:不构成侵权 |
| 国内生产完成品疫苗用于海外临床试验——试验豁免? | 不适用豁免 | 适用豁免 | 维持二审:适用豁免 |
六、企业合规建议与实务应对
基于大法院的最新判例,跨国企业在进行专利布局和产业链分工时,应注意以下实务要点:
(一)对专利权人的建议
完善权利要求布局:在申请专利时,不仅要撰写涵盖最终产品的权利要求,还应尽可能针对关键中间体、半成品或特定的生产工艺撰写独立的权利要求。如果本案原告拥有保护”13种结合物原液”的专利,被告的国内生产行为将直接构成侵权。此外,对于医药专利,还应考虑申请”用途专利”(方法专利),将特定的生产工艺步骤纳入保护范围,以弥补产品专利在跨国分工场景下的保护盲区。
建立跨国监控机制:专利权人应建立针对主要竞争对手的全球专利监控体系,重点关注其在各国的生产布局变化。一旦发现竞争对手通过跨国分工方式规避专利,应及时评估在中间体生产地国家(如本案中的韩国)和最终产品生产地国家(如本案中的俄罗斯)分别提起侵权诉讼的可行性。
(二)对实施者(竞争企业)的建议
合法利用跨国分工规避风险:在未获得授权的情况下,企业可以评估将产业链进行跨国拆分的合规性。如果关键的最终组装或成型工艺在国外进行,且该工艺并非”极其微小或简单”,则在国内生产中间体并出口的行为可能不构成韩国专利侵权。但需同步审查出口目的地国家的专利状态,避免在目的地国触发侵权。
充分利用试验豁免制度:企业在韩国国内生产专利产品,如果能够证明是专门用于国内外药监部门的品目许可临床试验,可以主张不侵权抗辩。建议企业保留完整的研发计划、临床试验合同、样品流向记录等证据,以应对潜在的诉讼。同时,应注意区分”临床试验样品”与”商业销售样品”,避免将豁免范围不当扩大至商业生产行为。
七、结语
韩国大法院在2025다202970案中的判决,清晰划定了专利属地主义在跨国产业链中的边界,既防止了专利权效力的不当扩张,又通过扩大解释”研究/试验目的”豁免,为医药产业的国际化研发提供了更为宽松的法律环境。对于从事跨境贸易和技术研发的企业而言,深刻理解这一判例背后的法理,将有助于在激烈的国际竞争中精准把控知识产权风险,实现商业利益的最大化。在全球化与逆全球化交织的复杂背景下,专利权的跨国保护与合理限制之间的张力,将持续成为国际知识产权法律实务中最富挑战性的议题之一。
涉韩知识产权法律咨询
如需就本文议题寻求专业法律意见,欢迎联系方莹律师团队:
- 专业律师:方莹 律师(방영 변호사)
- 执业证号:13301202511910503 | 专利代理师备案号:3332834608.9
- 咨询热线 / 微信:13626651163
- KakaoTalk:01059061163
- 电子邮箱:tzzjrmfyfy@163.com / fannifong@naver.com
- 办公地址:浙江省杭州市钱塘区金沙大道600号杭州东部国际商务中心1805号
- 工作时间:周一至周五 09:00–18:00(北京时间)