韩国分割申请专利的权利要求解释：原申请出申请经过的参酌效力（大法院 2025. 7. 17. 判决）

引言：分割申请的策略与权利要求解释的迷局

在专利申请实务中，”分割申请”（분할출원）是申请人常用的重要策略。当原申请包含多个发明，或者为了克服审查意见、争取部分权利要求先行授权时，申请人往往会将原申请拆分为一个或多个分割申请，从而构建多层次的专利保护网。然而，当这些分割申请获得授权并进入侵权诉讼阶段时，一个棘手的法律问题浮出水面：在解释分割申请专利的权利要求保护范围时，能否参考其”母案”（原申请）在审查过程中提交的意见书、补正书等出申请经过（File Wrapper）？韩国大法院于2025年7月17日作出的判决（대법원 2025. 7. 17. 선고 2023후11340 판결），首次明确肯定了在特定条件下，原申请的出申请经过可以作为解释分割申请权利要求的参酌因素。

一、案情概要与技术争议

原告是名称为”具备自清洗功能的净水器”（자가세정 가능한 정수기）专利的权利人。该专利是从一个原申请（母案）经过第一代分割申请后，再次进行第二代分割申请而获得的授权专利。涉案专利的独立权利要求1中包含了一个名为”清洗手段”（세정수단）的技术特征，但权利要求中并未记载该清洗手段的具体技术构成，而是采用了功能性表述。本案的致命弱点隐藏在原申请（母案）的审查历史中。在原申请阶段，为了克服审查员提出的驳回理由，原告对原申请的权利要求1进行了限定补正，并在提交的意见书中明确表示：原申请权利要求1的”清洗手段”不包含”以电解方式生成杀菌物质进行清洗的手段”。在提交了上述意见书之后，原告才提出了涉案专利的分割申请。被告（竞争对手）生产销售了一款采用电解水方式进行清洗的净水器产品，并向特许审判院提起了消极权利范围确认审判，主张其产品不落入涉案专利的保护范围。特许法院（原审）认为不能参酌原申请的出申请经过来解释分割申请的权利范围，进而认定被告产品属于等同范围，判定构成侵权。

二、大法院判决要旨：确立”原申请经过参酌”规则

大法院推翻了原审法院的机械认定，确立了在功能性权利要求解释中参酌原申请经过的重要规则。大法院指出，在以下综合条件均满足时，原申请的出申请经过可以作为解释分割申请权利要求的参酌因素：说明书未开示”以电解方式生成杀菌物质进行清洗”的内容；原申请与涉案专利的申请人是同一人；涉案专利是在原申请最初提交的说明书或附图记载的范围内进行分割的；原告是在原申请阶段提交了”排除电解方式”的意见书之后，才提出了涉案专利的分割申请。基于上述法理，大法院认为，既然原告在原申请阶段已经明确向专利局表示”清洗手段不包括电解方式”，且随后才提出分割申请，那么在解释分割申请的”清洗手段”时，必须参酌这一出申请经过。因此，涉案专利权利要求1的”清洗手段”应当被限制解释为”内部包含清洗物质或杀菌物质，并将其稀释供给储水罐的手段”。由于被告产品采用的是电解水方式，不仅不构成字面侵权，且两者解决课题的原理不同，也不构成等同侵权。大法院据此撤销了原审判决。

三、法理深度解析：禁止反言原则的延伸

本案判决在韩国专利法理上具有里程碑意义，实质上是将”禁止反言原则”（File Wrapper Estoppel / 금반언의 원칙）的适用范围从单一专利延伸到了其关联的分割申请族系中。在实务中，申请人经常玩弄一种策略：在母案审查遇到阻力时，为了尽快拿到一个授权，就在意见书中大肆限缩解释，甚至明确放弃某些技术方案；一旦母案授权，又利用分割申请制度，试图在子案中把当初放弃的范围重新”捞回来”。大法院的判决严厉打击了这种”两面派”行为，维护了审查程序的严肃性。当第三方（如竞争对手）在研发产品时，往往会查阅该专利族系的审查档案。如果权利人在母案中已经明确声明排除了某种技术方案，第三方就会产生合理的信赖，认为采用该方案是安全的。如果允许权利人在分割申请中又将该方案纳入保护范围，将严重破坏公众的信赖利益和法律稳定性。大法院的判决通过将禁止反言延伸至分割申请，有效保护了这种合理信赖。

四、比较法视角：美国与中国的处理方式

在美国专利法体系下，”File Wrapper Estoppel”（审查历史禁止反言）是一项成熟的法律原则，其适用范围不仅涵盖原申请，也延伸至所有延续申请（Continuation Application）和分割申请（Divisional Application）。美国联邦巡回上诉法院（CAFC）在多个判决中明确，申请人在任何一个家族成员案件中作出的限缩性陈述，都可能对整个专利族系产生约束效力。从这一角度来看，韩国大法院的本案判决与美国的实务立场高度一致，体现了全球专利法在这一问题上的趋同趋势。在中国，根据《专利法》第64条及《专利侵权判断指南》的相关规定，在确定专利权保护范围时，可以参考专利的申请历史文件（包括审查意见通知书、意见陈述书、补正书等）。但中国司法实务对于是否将禁止反言延伸至分割申请，目前尚无明确的最高院判例，实务中存在一定的不确定性。因此，在中国进行分割申请布局时，应更加谨慎地处理母案的审查答辩，避免留下不利于分割申请的书面陈述。

五、企业专利布局与诉讼应对的实务建议

大法院的这一最新裁判标准，对中韩企业在韩国的专利申请策略和侵权应对提出了更高的合规要求。在专利申请阶段，企业在答复韩国特许厅的审查意见（OA）时，必须极其谨慎，专利代理师在撰写意见书时，应尽量避免使用”本发明绝对不包含X技术”或”本发明的特征与X技术完全不同”等极端排他性表述。因为一旦留下这样的书面记录，不仅会限制当前案件的等同侵权适用，更会像”紧箍咒”一样，死死限制住未来所有分割申请、延续申请的保护范围。如果企业确实面临必须通过限缩解释才能获得母案授权的困境，应当在提交限缩意见书之前，就提前把希望保留宽泛范围的权利要求作为分割申请提交上去。本案中，原告的致命失误在于：先提交了放弃电解方式的意见书，然后才去提分割申请，导致分割申请天然继承了母案的”放弃瑕疵”。当企业被指控侵犯某项韩国分割申请专利时，绝不能只盯着涉案专利本身的审查档案，必须向上追溯，彻底挖掘其母案、祖父案（原申请）的全部审查历史。一旦发现权利人在历史审查中曾为了克服新颖性/创造性障碍而做出了不利于其当前侵权主张的陈述或承诺，即可依据本判例，主张禁止反言，要求法院对涉案专利进行限制解释，从而成功实现侵权抗辩。

六、中韩企业常见误区与合规清单

七、常见问题解答（FAQ）

Q1：我们公司在韩国有一个专利族系，母案在审查中曾提交了限缩意见书，现在想通过分割申请扩大保护范围，可行吗？

A：根据大法院本案判决，如果您在母案意见书中明确排除了某种技术方案，且在提交意见书之后才提出分割申请，则分割申请的保护范围将受到该意见书的约束，无法将已排除的技术方案重新纳入。建议在提交任何限缩性意见书之前，先评估是否需要提前提出分割申请，以保留更宽泛的保护范围。

Q2：我们被指控侵犯了一项韩国分割申请专利，应如何查阅母案的审查历史？

A：韩国特许厅的审查档案（出申请经过）可以通过韩国特许信息检索服务（KIPRIS，kipris.or.kr）进行公开查阅。在KIPRIS中输入涉案专利的申请号，可以查看该专利及其母案的全部审查文件，包括审查意见通知书、意见陈述书、补正书等。建议委托专业的韩国专利律师进行系统性的审查历史分析。

Q3：如果母案的限缩意见书是由代理人错误提交的，能否在分割申请中纠正？

A：这是一个非常棘手的问题。一旦意见书提交并被特许厅接受，通常很难在后续程序中完全撤回其法律效力。在某些情况下，可以通过提交补充意见书来澄清原意见书的真实含义，但效果因案而异。建议立即咨询专业律师，评估补救措施的可行性，并考虑是否需要通过重新申请来重新布局。

Q4：在韩国提起分割申请的时间限制是什么？

A：根据韩国《特许法》第52条，分割申请必须在原申请的审查过程中，或者在原申请的审决确定之日起30日内提出。如果原申请已经获得授权并完成登记，则无法再提出分割申请。因此，企业应在原申请审查期间，及时评估是否需要提出分割申请，以免错失时机。

八、结语

韩国大法院”2023후11340″判决为功能性权利要求的解释和分割申请的保护边界确立了清晰的裁判规则。专利审查历史不再是孤立的档案，而是贯穿整个专利族系的法律烙印。企业在构建高价值专利池时，必须树立全局观念，统筹每一次审查答辩与分割布局；在应对侵权危机时，更要善用”审查历史”这一利器，精准击破对方的权利扩张企图。方莹律师团队在中韩专利诉讼和专利申请策略领域积累了丰富的实务经验，能够为企业提供从专利申请策略规划、审查答辩到侵权诉讼的全链条专业服务。如需进一步了解韩国分割申请的实务操作，欢迎联系我们。

九、分割申请的时机策略：实务操作路线图

基于大法院确立的”原申请出申请经过参酌”规则，企业在进行韩国专利申请时，应当建立一套系统性的分割申请时机管理机制。在原申请提交后，专利代理师应当在收到第一次审查意见通知书（OA）时，立即评估：如果为了克服审查意见而需要对权利要求进行限缩，是否会影响到企业希望通过分割申请保护的更宽泛技术方案？如果答案是肯定的，则必须在提交限缩意见书之前，先行提出分割申请。这一”先分割、后答辩”的操作顺序，是防止出申请经过对分割申请产生不利约束的关键。

在分割申请的权利要求撰写方面，应当充分利用分割申请与母案在权利要求上的差异化空间。分割申请的权利要求可以在母案权利要求的基础上，进行更宽泛的概括，涵盖母案未能充分保护的技术方案。但需要注意的是，分割申请的权利要求必须有说明书的充分支撑，不能超出原申请说明书记载的范围。在分割申请提交后，应当建立完整的专利族系档案，记录每个家族成员（母案、分割申请、延续申请等）的申请号、审查历史和权利要求，以便在侵权诉讼中快速调取和分析。

对于已经提交但尚未授权的分割申请，如果发现母案的审查历史中存在对分割申请不利的陈述，应当及时通过补充意见书或主动修正的方式，对分割申请的权利要求进行调整，以最大程度地减少出申请经过的不利影响。在某些情况下，如果分割申请的权利要求已经无法规避母案出申请经过的约束，可以考虑放弃该分割申请，重新以新申请的方式提交，以获得全新的审查历史。

十、中韩企业的跨国专利族系管理建议

对于在中韩两国均有专利布局的企业，跨国专利族系管理面临着更为复杂的挑战。在中国，企业往往在国内先行申请专利，然后通过PCT途径进入韩国国家阶段。在这种情况下，中国申请的审查历史（包括答复审查意见的意见陈述书）是否会对韩国专利的权利要求解释产生影响？根据韩国现行司法实务，通常只有韩国本土申请（包括韩国国家阶段申请）的出申请经过才具有约束效力，PCT国际阶段的审查历史对韩国专利的约束效力尚无明确判例。但为了安全起见，企业在PCT国际阶段答复国际检索机关（ISA）的意见时，也应当避免作出对韩国专利保护范围不利的绝对排他性陈述。

在专利族系的整体布局方面，建议企业采取”核心专利+外围专利”的双层保护策略。核心专利应当覆盖最关键的技术创新点，权利要求应当尽量宽泛，并在说明书中充分公开多种实施例；外围专利则应当覆盖核心专利的各种变型和改进方案，形成密集的保护网络。通过这种双层保护策略，即使核心专利在侵权诉讼中因出申请经过的约束而保护范围受限，外围专利也能有效阻止竞争对手的仿冒行为。